Registro de Marca: O que é, como viabilizar, como fazer e como acompanhar o processo até o deferimento?
Introdução: Registro de Marca
Desenvolver uma estratégia de marca que alcance resultados é um desafio para muitos empresários, profissionais de design e agentes de marketing, inclusive para os mais experientes.
Se antes, para criar uma marca era só inventar ou escolher um nome, ou usar palavras e termos que fizessem algum sentido para o empresário, atualmente é uma ciência complexa e altamente criteriosa. Afinal, não é qualquer nome ou palavra que pode ser registrado como Marca. Ela precisa também estar disponível no INPI na classe específica de seu negócio e, claro, ser comercialmente marcante.
Neste artigo, iremos esclarecer o que é o INPI, detalhar as definições de “marca” em diferentes cenários e explicaremos o passo-a-passo de uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento de um negócio, que é a realização do Registro de Marca, considerando fatores que podem torná-la registrável, não registrável e até mesmo irregistrável.
O que é o INPI e para que serve?
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, foi fundado em 11 de dezembro de 1970 e “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”, conforme art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.
Segundo a apresentação disponível no portal do INPI, entre os serviços prestados pelo instituto estão:
“(…) os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Em síntese, o registro de ativos de propriedade intelectual constitui a razão de ser do INPI.”
Ele é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.
Segundo o INPI, “Na economia do conhecimento, tais direitos se convertem em diferenciais competitivos, estimulando o constante surgimento de novas identidades e soluções técnicas. Conhecimento, informação e transparência, de fato, compõem a cadeia de valores que conduzem o cidadão à participação social plena e ao exercício de seus direitos.”.
Em síntese, a missão do INPI é “Estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial”.
Euler Costa, fundador da Agility, teve a oportunidade de trabalhar no INPI antes de decidir empreender. A vivência dentro do instituto lhe conferiu muita experiência e conhecimento na área, outro grande diferencial da empresa, além da agilidade e transparência, valores cinérgicos ao do próprio instituto.
Registro de Marca: O que é, como viabilizar, como fazer e como acompanhar o processo até o deferimento
O que é o registro de marca
O registro de marca é a forma pela qual uma empresa ou indivíduo pode proteger legalmente o nome e logotipo de sua atividade profissional.
Ele garante legalmente que outras pessoas que desejem fazer uso da sua marca sem autorização, sejam impedidas juridicamente de fazê-lo.
Quem utiliza marca registrada ou logotipo sem autoriação do titular, comete crime contra registro de marca, mesmo que seja uma reprodução parcial, alteração ou imitação da marca, pois pode induzir o consumidor ao erro e confusão. Esta infração possui pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa.
Portanto, realizar o registro de sua marca no momento em que ela é nomeada, ajuda a evitar a concorrência desleal e impede que outras pessoas registrem um nome de marca idêntico ou similar, mantendo sua exclusividade no ramo de atuação, além de oferecer segurança jurídica, possibilidade de licenciar sua marca, franquear o negócio e receber royalties – taxa paga pelo direito de uso, exploração ou comércio de um bem físico ou virtual, produto, espaço, marca, tecnologia, peças de artes como músicas e afins.
Como viabilizar um nome de marca registrável?
O primeiro passo para identificar um nome disponível para uso como marca registrada, é realizar a Pesquisa de Viabilidade de registro.
Esta pesquisa pode ser feita atrávez do próprio site do INPI por qualquer pessoa, de forma gratuita e até mesmo anônima. Na Agility, usamos um software proprietário que permite uma busca bem mais ampla e criteriosa, conforme falaremos mais adiante neste artigo.
Voltando para a busca pelo site do INPI, ele possui os seguintes critérios e opções disponíveis na Base de Marcas:
Consultar por: Pesquisa Básica
• Número de processo
É o número do pedido de registro de marca fornecido ao depositante no ato do depósito. É composto por nove dígitos.
ou
• Nº da Guia de Recolhimento da União (GRU)
O número da GRU é o número da Guia de Recolhimento da União usada e paga para pleitear o serviço administrativo. É composto por dezessete dígitos.
ou
• Nº do Protocolo:
O número de protocolo é o número dado à petição peticionada e contém doze dígitos.
ou
• Nº da Inscrição Internacional
É aquele fornecido pela Secretaria Internacional da OMPI. É composto por até sete números, podendo ser acrescido de letras ao final.
Consultar por: Marca
• Tipo de pesquisa: Palavra exata ou Radical.
Este módulo permite a pesquisa de marcas já depositadas ou registradas no INPI. Para se obter resultados mais completos, devem ser feitas várias pesquisas para o mesmo sinal. Por exemplo, o sinal “cavalinho feroz” deve ser pesquisado na sua forma composta, separada e elementos isolados. Para melhores resultados, deve-se usar diferentes modos de pesquisa disponíveis, realizando variações nas palavras, como por exemplo, “cavalin”, “cavalo”, “kaval”, “fero”, “phero”, “fhero”, etc.
Os resultados obtidos devem ser interpretativos ou meramente indicativos, podendo ser detectados pelo INPI outros motivos para o indeferimento do registro com base na legislaçaõ marcatária.
De acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI, não é registrável como marca: “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Ou seja, além da reprodução total, a reprodução de parte ou reprodução com acréscimo de marca alheia registrada também poderá ser considerada como impeditiva para o registro de sua marca. Para maior compreensão das regras aplicadas na obtenção do registro, recomenda-se a leitura da Lei da Propriedade Industrial e das Diretrizes de Análise de Marcas, disponíveis no portal do INPI em Legislação e Legislação/Marcas.
O INPI alerta que, dependendo dos dados informados para a pesquisa, o mecanismo de busca pode não detectar todos os processos que apresentam semelhanças ao sinal pretendido. O acesso às bases de dados é gratuito. Os dados apresentados são os que se encontram publicados na RPI.
A pesquisa não considera caracteres especiais como exclamação “!”. Os caractreres acentuados serão substituídos pelos mesmos caracteres sem acento, com exceção da letra C com cedilha “Ç”. O máximo de caracteres que o sistema aceita para a pesquisa básica é de quarenta (40) caracteres.
Para o “Tipo de Pesquisa Radical”, só é permitido a pesquisa com três ou mais caracteres. Para pesquisar marcas que contenham menos de três caracteres, é necessário utilizar a busca de “Tipo de Pesquisa Exata” ou na “Pesquisa Avançada”, na forma “Exata”.
• Marca
Informe a Marca que deseja consultar na caixa de pesquisa. Neste tipo de pesquisa, os resultados serão todas as Marcas publicadas que contenham exatamente o que foi digitado. Utilize a opção acima “Tipo de pesquisa: Radical” para pesquisar radical das marcas, como por exemplo o radical “ter”, que aparecerão as marcas “Internacional”, “internet”, etc.
• Classificação NICE – NCL
Para obter maior precisão e rapidez no resultado da pesquisa, utilize o “Código da Classificação de Nice”.
A Classificação NICE de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas ou Acordo de Nice, é um acordo internacional concluído em 15 de julho de 1957, na Conferência Diplomática de Nice, e revista em Estocolmo, em 1967, posteriormente em Genebra, no ano de 1977 e, até o momento, corrigida em 1979.
O Brasil faz parte do acordo de Nice e constitui, com outros países, uma união particular na estrutura da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, mantendo assim um padrão para o Registro de Marcas.
• Nº de Processos por página
Este item apenas indica quantos resultados você quer visualizar por página, do resultado da pesquisa.
Consultar por: TITULAR
• CNPJ/CPF
CNPJ da pessoa hurídica ou CPF da pessoa física (pessoas físicas nacionais e estrangeiras com negócios no Brasil). A pessoa física pode requerer o registro de marca, desde que comprove a atividade exercida, através de documento comprobatório, expedido pelo órgão competente. Verifica-se a habilitação profissional diante do órgão ou entidade responsável pelo registro, inscrição ou cadastramento.
ou
• Nome
Nome da pessoa física ou jurídica titular de uma marca. Busque pelo nome utilizando operadores Booleanos AND, OR e NOT AND. Pode-se utilizar também o recurso Wild Card ““, por exemplo, “Mercantil“
Cód. Figura
• Classificação de Viena – CFE
Este tipo de consulta poderá ser usado caso a Marca a ser consultada seja Figurativa ou Mista. Digite o código da figura, de acordo com o classificador de Viena.
Em conformidade com o Artigo 4(1) do Acordo de Viena, o escopo da Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas (doravante denominada “Classificação”) é aquele a ela atribuído por cada país membro do Acordo. Seu objetivo todavia é, em todos os casos, facilitar a busca de anterioridades. Para que esta busca seja eficaz, devem ser realizadas, antes de mais nada, as seguintes operações:
(i) classificar (codificar) de maneira coerente e correta os elementos figurativos de marcas que constituem o arquivo de busca, levando-se em conta as futuras necessidades da busca de anterioridades;
(ii) definir corretamente as seções onde as marcas anteriores devem ser pesquisadas, levando em consideração as características específicas de codificação.
• Classificação de Nice – NCL
Para obter maior precisão e rapidez no resultado da pesquisa, utilize o “Código da Classificação de Nice”.
Na própria página de pesquisa do portal do INPI é possível consultar as classes.
Depois de definir os critérios da busca, basta pesquisar e analisar os resultados indicados.
Na Agility, como comentamos acima, usamos um software proprietário, que nos fornece opções avançadas para a pesquisa, permitindo desta forma, realizar uma busca minunciosa para o nome pretendido e suas variações, considerando elementos de escrita, fonética e imagéticos do logotipo, diretamente relacionando às classes de NICE pertinentes.
Desta forma, a análise de resultados complexos é extremamente detalhada, considerando os termos radicais e variações de palavras de forma mais ampla e assertiva, identificando potenciais processos que possam tornar não registrável uma nova marca em plano de desenvolvimento.
E quanto custa uma pesquisa de viabilidade de registro de marca?
Esta pesquisa de Viabilidade de Registro de Marca é feita como cortesia pela Agility para seus clientes e parceiros e pode ser solicitada aqui mesmo pelo site:
A pesquisa leva em média 24 horas úteis para ser entregue, de segunda a sexta, em virtude do volume de processos a serem analizados. Toda terça-feira há uma grande atualização no sistema e durante este período não é possível a realização de pesquisas.
Resultado de pesquisa de viabilidade
Existem 3 resultados possíveis para a pesquisa de viabilidade que são: nome irregistrável, nome não registrável e, finalmente, nome registrável.
Nome Irregistrável
Quando um nome de marca é considerado irregistrável, se deve pelo fato dele fazer uso de um Termo Comum ou de um Termo Descritivo, ou seja, não possui característica ou forma suficientemente distintiva, portanto, é irregistrável de acordo com o inciso VI do Art. 124 da LPI. Art. 124:
“Não são registráveis como marca: VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço , quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”
Alguns exemplos de nomes Irregistráveis seriam “Padaria Pão Quente”, “Doceria Doce Gostoso”, “Roupas da Moda” ou “Desenhar”.
Nome não Registrável
Para se caracterizar como nome não registrável, a palavra escolhida irá se enquadrar como cópia ou imitação, seja ela intencional ou não, de forma integral ou parcial, mesmo com alguma alteração de letras, acréscimo de um sufixo ou um prefixo, um termo extra ou até mesmo de uma palavra complementar.
Esta definição está disponível no inciso XIX do Artigo 124 da Lei nº 9.279 de 14 de Maio de 1996:
“Não são registráveis como marca: XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”
Ou seja, nomes como “Naique” ou “Nik” para produtos esportivos, não são passíveis de registro. Outro caso que se enquadra é o da marca “Uber”, que não possui registro de marca na área de transporte, uma vez que já existe uma empresa em Uberlândia/MG que possui o registro para o nome “Ubertrans”.
Nome Registrável ou Disponível para Registro
Aqui é onde queremos chegar, o objetivo final de toda ideia de sucesso: Ter um nome único, que não faça uso de palavra descritiva do produto ou serviço e se diferencie dos concorrentes que já possuem Registro de Marca nas classes de NICE pretendidas.
De forma geral, para identificar um nome que seja registrável, o INPI irá considerar a escrita, a pronúncia e a distintividade.
Dentre alguns exemplos de marcas únicas e exclusivas, estão as conhecidas marcas da Nike®, Apple®, Coca-Cola® e Microsoft®, além de marcas registradas pelo escritório da Agility®, como BNI®, Decisão Atacarejo®, Auto Truck®, Acminas® e Cerveja Capitão Senra®.
O nome que eu desejo não está disponível no INPI. E agora?
Devido ao grande número de marcas já registradas em território nacional – quase 20% dos CNPJs ativos já possuem sua marca registrada – é cada vez mais difícil encontrar um nome que esteja disponível para registro.
Em alguns casos, o próprio empreendedor procura nomes disponíveis em pesquisas no INPI, mas o mais seguro e assertivo, é contar com um profissional de Naming, que é o designer de marcas especialista em criação de nomes. A Agility® conta com parceiros nesta área, para que o empresário que não possui um nome registrável, possa realizar de forma profissional o desenvolvimento de seu nome e marca única, exclusiva e de maneira assertiva.
Se você ainda não possui uma marca registrável pode entrar em contato conosco que iremos atender seu caso da maneira mais adequada:
Como fazer a solicitação do Registro
Para realizar a petição do registro, basta se cadastrar no site do INPI com CPF ou CNPJ, efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que o site irá disponibilizar, acessar o sistema e realizar a solicitação, preenchendo as informações do passo a passo disponível no site oficial do órgão federal.
O registro solicitado para a marca pode ser nominativo (apenas o nome da marca), figurativo (um símbolo ou desenho), mista (nome da marca + símbolo = logotipo) ou tridimensional.
Como acompanhar
Durante os trâmites do processo, o INPI poderá solicitar ao usuário informações e/ou documentos diversos.
Para garantir que o usuário não perca os prazos para respostas, semanalmente é publicada a Revista da Propriedade Industrial (RPI), onde é possível acompanhar o andamento do processo.
O usuário pode também acompanhar via sistema BuscaWeb ou pelo próprio portal do INPI, onde são apresentados informes gerais e assuntos de interesse público.
A expedição de certificado de registro
Em média, o processo tem levado até 12 meses e é necessário acompanhar as atualizações semanais pela RPI até que o processo seja concluído, sendo ele deferido ou indeferido.
Uma vez deferido o pedido, é necessário pagar uma taxa final para o INPI, disponível no próprio portal.
A partir do deferimento, o usuário poderá aplicar o sinal de ® (marca registrada) no logotipo. O mais comum é vermos esta aplicação à direita e no alto da marca, mas não existe uma normativa nem regra geral para a aplicação, sendo que o uso do sinal é optativo.
Agora sim, tenho o registro da minha marca. Como proceder?
O próximo passo é continuar cuidando deste patrimônio tão importante para a sua empresa!
O registro de marca é válido por 10 anos e não há limites de quantas vezes o titular pode obter a prorrogação de registro de marca, renovando assim para um próximo decênio.
O titular de registro de marca precisa formular o pedido durante o último ano da vigência do registro, ou seja, durante os 12 meses do ano 9 de vigência, antes do vencimento completo do decênio. Esta renovação também pode ser solicitada pelo procurador devidamente constituído.
Por isso, a Agility oferece um plano anual que garante todo o acompanhamento e status do registro, incluindo colidência, processo administrativo de nulidade, caducidade e a renovação de decênio.
Para titulares de registro de marca que não possuam um procurador ou desejam alterar o atual, é possível solicitar esta alteração no INPI e então definir a Agility como responsável pelo acompanhamento, realizando assim a contratação do nosso plano anual.
Após a concessão do registro de marca é importante estar ciente de algumas informações indispensáveis para a manutenção de seu registro, tais como acompanhar se outras marcas estão fazendo uso indevido de nome igual ou semelhante ao registrado, se existem outras marcas que possam prejudicar a sua marca em processo de solicitação de registro, ficar atento a prazos diversos como o de renovação, entre outros pontos importantes.
Conclusão
O Registro de Marca deve ser realizado no momento da concepção de seu nome, seja através de um designer especializado em naming, ou a partir de uma busca pessoal de nome disponível. Se você já tem um nome de empresa consolidado no mercado, ou começou recentemente, é importante verificar se o nome está disponível para seu registro, ou se você está fazendo uso indevido de um nome de marca já registrado por outra empresa.
A pesquisa de viabilidade oferecida pela Agility, é essencial para tomada de decisão sobre qual nome usar como marca e se ela está ou não disponível para seu registro.
Para solicitar sua pesquisa, basta preencher as informações no formulário disponível pelo botão abaixo, que faremos a pesquisa especializada de cortesia:
